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Patent invalidity and royalties. 

A recent Supreme Court decision is noteworthy. In case of invalidation of the patent license contract, it is a judgment regarding the royalties. The conclusion is a bit odd. There is no effect on the previously paid usage fee. At first glance, it makes you shake your head. Let's analyze First, the invalidity of a patent is recognized retroactively. If so, it is assumed that there was no registered patent from the beginning. If so, what is the licnese fee? Is this unfair advantage? Let's summarize. After the invalidation is confirmed, you no longer have to pay the license fee. However, the previously paid license fee is viewed differently. Why? This has to do with the nature of the patent right. The seriousness of the problem lies elsewhere. In other words, there are too many cases where a patent becomes invalid after it is registered. In particular, the invalidation trial rate for domestic registered patents is too high. As of 2016, it was 49.1%. Of course, this is the number that the claim is cited in the case where the patent invalidation trial was filed. This is not the ratio of invalidation trials to registered patents. It can be misleading. Therefore, it is necessary to be careful. The main reason for invalidation of a patent is inventive step. Of course, there are many cases related to novelty.

Let's look at the issue in question. Patent Holders A and B entered into a non-exclusive license agreement. Company B took over the mold invented by Company A and produced the product. A monthly fee was paid. After that, company B stopped paying the usage fee. Company A notified the termination of the above contract. Company B filed a patent invalidation trial. Company A's patent right was invalidated due to lack of nonobviousness, etc. Accordingly, Company A claimed unpaid license fees before termination. The lower court upheld the plaintiff's claim. The Supreme Court also confirmed this.

At first glance, it seems different from the general law. Invalidation of a patent shall be deemed to have not existed from the beginning of the registered patent. If so, the royalty based on the patent appears to be an unfair advantage. However, it is interpreted that the invalidation of the patent does not affect the previously paid royalties. There are three main reasons. First, it is because of the effect of the patent right until the patent invalidation is confirmed. That is, the implementation of the invention by a third party is restricted until it is confirmed. As a result, the licensee has received exclusive benefits so far. Second, patent holders have been limited by license agreements. There was no claim for damages or injunction for the practice of the patented invention. Third, the nature of the patent. There is an inherent possibility that the patent may be invalidated after registration. Therefore, all these points are taken into account. Therefore, the previously paid license fee is not an unfair advantage. In other words, even if the patent is invalidated, there is no obligation to return it.

If so, is it possible to solve the problem by the law of error? The patent was misunderstood as valid and legal. Can the license agreement be canceled due to a mistake? The Supreme Court saw this as a general principle of error. The validity of the patent should be indicated as a motive. And that should be an important part of the concession contract. Otherwise, the license agreement cannot be canceled due to an error. Usually it seems difficult. This is because it is difficult to see that the motive is indicated.

There are many implications here. In particular, there is a point that licensees should pay attention to. In accordance with the judgment of the Supreme Court above, the license agreement should be elaborately drafted. The license agreement clearly states that the validity of the patent right is the motive for the license agreement. Furthermore, it is clarified that it is an important matter of the concession contract. If the license agreement is concluded in this way, there may be a duty to return the base-paid usage fee. Alternatively, you can specify the settlement relationship in case of invalidation of the patent. In other words, if the patent becomes invalid, it is necessary to specify in the contract the obligation to return the previously paid royalties. Of course, this is a matter of bargaining power. This is because the patent holder may reject such a phrase. However, if it is ambiguous or if the licensee has bargaining power, it is worth considering as a precautionary measure.

Another issue is the patent invalidation trial rate. Above all, the current high rate must be lowered. For this, the examination should be strengthened at the registration stage. The main reason for the invalidation trial is the lack of nonoviousness and novelty requirements. In simple terms, novelty refers to being different from existing technology. And progressiveness (nonobviousness) is a matter of the degree of that difference. That is, it is viewed from the perspective of a skilled person. Whether the difference can come out in the prior literature or common technical knowledge. If so, there is no progress. In other words, novelty is denied if a claim is in an existing document. And it boils down to the question of whether the difference is conceivable from prior literature or general technical knowledge. The problem is that the judgment of progressiveness is ambiguous. it is so uncertain In particular, there is a seriousness of the problem as it is an ex post review. In other words, we look at the new technology from a generalized point of view. In that state, look at the past in reverse. The new technology has already become a reality. Therefore, there is a possibility that bias will work. To that extent, it may be unintentionally passive in acknowledging progress.

특허 무효와 사용료. 최근 대법원판결이 눈에 띈다. 특허이용 계약 후 무효 시 그간 사용료에 관한 판결이다. 결론은 다소 생경하다. 기 지급 사용료에는 영향이 없다. 일견 보기에 고개를 까우뚱하게 한다. 분석해보자. 먼저 특허 무효는 소급효가 인정된다. 그렇다면 등록 특허가 처음부터 없었던 것으로 된다. 그렇다면 기지급 사용료는? 이는 부당이득일까? 정리해보자. 무효 확정 이후는 더 이상 사용료를 낼 필요는 없다. 그러나 기존에 지급한 사용료는 다르게 본다. 왜 그럴까? 이는 특허권의 성질과 관련된다. 문제의 심각성은 다른 곳에도 있다. 즉 특허등록 이후 특허 무효가 되는 경우가 너무 많다. 특히 국내등록 특허의 무효심판율이 너무 높다. 2016년 기준 49.1%이다. 물론 이는 특허무효 심판이 제기된 사건에서 청구가 인용되는 수치다. 이는 등록 특허 대비 무효심판비율은 아니다. 오해의 소지가 있다. 따라서 유의할 필요가 있다. 특허 무효의 주된 사유는 진보성이다. 물론 신규성 관련 경우도 적지 않다.

문제가 된 사안을 살펴보자. 특허권자 A와 B사는 통상실시권 계약을 했다. A사가 발명한 금형을 넘겨받아 B사가 제품생산을 했다. 매달 사용료를 지급했다. 이후 B사가 사용료 지급을 중단했다. A사는 위 계약의 해지를 통지했다. B사는 이건 특허무효 심판을 제기했다. A사의 이건 특허권은 진보성 결여로 무효 확정됐다. 이에 A사는 해지 전 미지급 사용료를 청구하였다. 하급심은 원고청구를 인용했다. 대법원 또한 이를 확정하였다.

일견 보기에 일반 법리와는 달라 보인다. 특허 무효는 등록 특허가 처음부터 없었던 것으로 간주한다. 그렇다면 특허에 기한 사용료는 부당이득으로 보인다. 그러나 특허 무효는 기 지급 사용료에 영향을 미치지 아니한다. 그 이유는 크게 세 가지다. 첫째, 특허 무효 확정 전까지 특허권이 가지는 효력 때문이다. 즉 확정 전까지 제3자의 발명 실시가 제한된다. 이에 실시권자는 그간 독점적 혜택을 받았다. 둘째, 특허권자는 실시계약에 의한 제한을 받아왔다. 특허 발명 실시에 대한 손해배상이나 금지 청구를 할 수 없었다. 셋째, 특허의 성질이다. 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있다. 따라서 이런 모든 점들이 고려된다. 이에 기 지급 사용료는 부당이득이 아니다. 즉 특허가 무효로 되더라도 반환의무가 없다.

그렇다면 착오 법리에 의한 해결이 가능할까? 특허가 유효·적법한 것으로 오인하였다. 이에 착오를 이유로 실시계약을 취소할 수 있을까? 대법원은 착오의 일반 법리로 이를 보았다. 특허의 유효성이 동기로 표시되어야 한다. 그리고 그것이 실시계약의 중요부분이어야 한다. 그렇지 아니하면 착오로 인한 실시계약을 취소할 수 없다. 통상적으로는 어려워 보인다. 그 동기가 표시되었다고 보기 어렵기 때문이다.

여기에 시사하는 바가 적지 않다. 특히 실시권자가 주목할 부분이 있다. 위 대법원의 판결에 따라 실시계약을 정교하게 작성하면 된다. 실시계약에 특허권의 유효성을 실시계약의 동기라는 점을 분명히 명기한다. 나아가 그것이 실시계약의 중요사항이라는 점을 밝힌다. 이같이 실시계약이 체결되면 기지급 사용료에 대한 반환의무가 발생될 수 있다. 아니면 특허 무효시 정산 관계를 명시하면 된다. 즉 특허가 무효가 되면 기 지급 사용료의 반환의무를 계약서에 명시할 필요가 있다. 물론 이는 협상력의 문제이다. 특허권자가 이런 문구를 거절할 수 있기 때문이다. 다만 애매한 경우나 실시권자에게 협상력이 있다면 사전 안전장치로 고려해볼 만하다.

또 다른 문제는 특허무효 심판율이다. 무엇보다도 현재의 높은 심판율을 낮추어야 한다. 이를 위해서는 등록단계에서 심사가 강화되어야 한다. 무효심판의 주된 사유는 진보성과 신규성 요건 미비이다. 신규성은 쉽게 말하면 기존 기술과 다름을 말한다. 그리고 진보성은 그 차이 정도에 관한 문제이다. 즉 통상기술자의 시각에서 바라본다. 그 차이가 선행문헌이나 일반 기술상식으로 나올 수 있는지 여부이다. 있다면 진보성이 없다. 더 쉽게 말하면 청구항 사항이 기존 문헌에 있다면 신규성은 부인된다. 그리고 그 차이가 선행문헌 또는 일반 기술상식에서 생각해낼 수 있는 정도인지의 문제로 귀결된다. 문제는 진보성의 판단이 애매하다. 그만큼 불확실하다. 특히 사후적 심사여서 문제의 심각성이 있다. 즉 새로운 기술이 일반화된 시점에서 바라본다. 그 상태에서 역으로 과거를 본다. 새로운 기술은 이미 기정사실화된 상태이다. 따라서 편견이 작용될 개연성이 있다. 그 만큼 진보성 인정에 의도치 않게 소극적일 수 있다.